102年度民商訴字第49號  智慧財產法院民事判決

原　　　告　安鵬科技股份有限公司

被　　　告　迪光數位科技股份有限公司（原名：迪光數位顯微鏡股份有限公司）　　　　　 　

日盛光檢測股份有限公司

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國103 年9月17日辯論終結，判決如下：

主文原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

（一）原告係註冊第01241181號「Dino Lite DigitalMicroscope」商標（下稱系爭商標）之商標權人，其中「Digital Microscope」不在專用之列，商標權期間自95年12月16日起至105年12月15日止，指定使用於第9類「電腦程式、電腦軟體、數位影像儲存機、顯微照相機、電子攝影機、利用電子原理防盜監視用電視攝影機、數位式攝影機、數位相機、顯微鏡、望遠鏡」商品。

（二）被告業已侵害原告之商標權：

１、被告迪光公司曾為原告之經銷商，替原告推廣系爭商品至101 年7 月1 日止。原告與被告迪光公司間之經銷合作關係終止後，被告迪光公司未經原告同意，仍繼續使用系爭商標中之文字作為被告迪光公司之英文名稱即「Dino-Lite Inc. 」（下稱系爭英文名稱）及網域名稱即「www.dino- lite.biz」（下稱系爭網站），且於該網站列出被告迪光公司與被告日盛光公司為版權所有人，復於系爭網站首頁正中央放大系爭商標字樣，各個子網頁左上方亦均使用系爭商標表彰商品來源，其中子頁「產品規格」放上全系列系爭商品高達5 個頁面，子頁「聯絡我們」提供之聯絡方式則以系爭商標表彰被告聯絡之E-mail：sharon@din o-lite.biz 、網址：www.dino-lite.biz ，並於該子頁下方告知消費者「軟體下載請至下列網頁：http://www.dino-lite.com/ support.php 」，而該軟體下載頁面則連結原告網站。此外，子頁「關於我們」公告「迪光數位顯微鏡股份有限公司DINO - LITE INC.自2008 年起代理銷售手持式數位顯微鏡至中國大陸。我們將持續提供相關優秀精良之產品，服務消費大眾。2013年11月更改公司名稱為『迪光數位科技股份有限公司』」等語。綜觀系爭網站內容，被告顯然將系爭商標做為表彰被告提供之服務或商品之商標使用，一般人均會認為系爭網站即為原告之產品網站，未去分辨原告網站「www.dino-lite.com 」與被告網站「www.dino- lite.biz 」之差異。

２、據上，被告所為業已侵害原告之商標權。為此，爰依商標法第69條第1項及第3項之規定，請求被告排除侵害暨損害賠償。

二、被告則抗辯如下：

被告未侵害原告之商標權：系爭商標既非著名商標，則被告迪光公司以系爭商標中之文字作為公司英文名稱及網域名稱，即未違反商標法第70條第1項第2款之規定。又系爭網站中之產品全數購自原告，且被告迄今尚有庫存，則被告行銷購自原告之附有系爭商標之系爭商品，於系爭網站標示該商標，本為商業行銷之正常習慣及方式。況且，依「商標權耗盡」原則，原告既已將系爭商品售予被告及被告之關係企業於國內外市場流通，自不應再對被告主張商標權。因此，被告於市場上標示原告商品之品牌，行銷原告之產品，當然不構成商標法第68條第1項第3款之侵害商標權。

三、兩造不爭執之事實：

（一）原告為系爭商標之商標權人，其中「Digital Microscope」不在專用之列，商標權期間自95年12月16日起至105年12月15日止，並指定使用於第9類「電腦程式、電腦軟體、數位影像儲存機、顯微照相機、電子攝影機、利用電子原理防盜監視用電視攝影機、數位式攝影機、數位相機、顯微鏡、望遠鏡」商品。

（二）被告迪光公司曾為原告之經銷商，並以「Dino Lite Inc.」做為其公司英文名稱，復以「www dino-lite.com.tw」、「www.dino-lite. biz」做為其網域名稱。而其中「www dino-lite.com.tw」之網域名稱，被告迪光公司乃於100 年8 月31日與原告簽署「TW網域名稱所有權人移轉同意書」，同意將該網域名稱移轉予原告所有。

四、得心證之理由：本件原告主張被告共同侵害原告之商標權、人格權及業已違反公平法第20條第1 項第2 款、第21條第1 項及第24條之規定等情，為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是以，本院應審酌者厥為（一）系爭商標是否為著名商標？（二）原告與被告迪光公司間之經銷合約何時終止？（三）被告迪光公司於經銷合約終止後仍以系爭商標中之文字作為其公司英文名稱及網域名稱，復於網頁使用系爭商標，是否違反商標法第70條第1 項第2 款、商標法第68條第1 項第3 款？原告依商標法第69條第1 項請求被告排除侵害，並依商標法第69條第3 項規定請求被告負連帶賠償責任，有無理由？原告得請求賠償之金額若干？

茲分述如下：

（一）系爭商標非著名商標：

１、按商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」而著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

(1)商標識別性之強弱、

(2)相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、

(3)商標使用期間、範圍及地域、

(4)商標宣傳之期間、範圍及地域、

(5)商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、(6)商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、

(7)商標之價值、

(8)其他足以認定著名商標之因素。

２、原告主張系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80，且前曾獲得「2009年德國IF產品設計獎」，之後更獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購系爭商品，簽署系爭商品軟體授權，也於世界知名的購物平台銷售，獲得知名顯微鏡網站Microscope Master 詳細介紹系爭商品，而Wikipedia 亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞。況且，系爭商品甚至引發美國加州專利訴訟，遭第三人向原告請求高達305,000,000 元之賠償額，足證系爭商標可認定為著名商標等語，固據其提出原告99年度銷售系爭商品之銷售資料、「2009年德國IF產品設計獎」得獎公告網頁、Microscope Master 介紹系爭商品網頁、Wikipedia 以Dino-Lite 產品為圖例，解釋microscope一詞之網頁等件為證。查，原告所謂系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80一節，雖提出系爭商品99年度銷售量之資料為據，惟從原告提出之上開資料觀之，或可知悉原告於99年度銷售系爭商品之數量，然該數量如何得以計算出市占率，原告並未舉證以實其說，是尚難以該銷售量遽認系爭商品在臺灣之市占率為百分之60至80。又原告提出上開得獎公告網頁，或可證明系爭商品曾獲得上開獎項，但此獎項之獲得僅係代表系爭商品之設計理念創新，惟此與系爭商品上所標示之系爭商標是否著名有別，故尚難據此認定系爭商標即為著名商標。再者，Microscope Master 網站固曾介紹系爭商品、而Wikipedia 亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞，然此均仍無從證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至原告所稱其獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購系爭商品，並簽署系爭商品軟體授權等情，則未舉證以實其說，且該採購及授權之情事，是否即足以認定系爭商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，亦有疑問。此外，原告復未提出其他證據以實其說，是原告主張系爭商標為著名商標一節，即非可採。

（二）原告與被告迪光公司就系爭商品之經銷合約於101 年7 月1 日業已終止：按對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人瞭解時，發生效力，民法第94條定有明文。本件原告主張伊係於101 年5月22日向被告迪光公司為口頭終止經銷合約之意思表示，惟因對中國大陸之客戶尚需為最後一次之出貨，故方有101年6月份之發票。本件伊主張該經銷合約已於101年7月1日終止等語，雖為被告迪光公司所否認，並辯稱：其與原告間之經銷合約應在原告於102年9月間委請原告訴訟代理人發函為終止之意思表示時方為終止等語。然查，依原告提出訴外人徐獻堂於101年5月30日寄予原告法定代理人之電子郵件載明：「Jeffery（即被告法定代理人）在山區告知我（即徐獻堂），你（即原告法定代理人）已停止供應Anmo（即原告）的商品給他，而我目前知道Jeffery正與其他製造商接洽，而後製造販售的商品不會是系爭商品的仿冒品。Jeffery將另設立新的公司，……」等語，且被告迪光公司亦自承原告曾通知伊不再供貨等語，由此足證原告確於101年5月30日前即已通知被告迪光公司將停止供貨予被告迪光公司經銷。又原告與被告迪光公司間所簽訂者既為經銷合約，則當原告業已明確表示將停止供貨予被告迪光公司經銷時，自係代表將終止原告與被告迪光公司間之經銷合約，否則原告既已停止供貨，被告迪光公司又如何經銷。而被告迪光公司自亦瞭解原告之意思表示，否則豈會跟徐獻堂表明其正與其他製造商接洽，並將另外設立新的公司一語。是以，原告既於101 年5 月30日前即已向被告迪光公司為終止之意思表示，則原告主張系爭經銷合約於101 年7 月1 日已經終止之事實，應堪信為真。再者，原告與被告迪光公司間之經銷合約雖已終止，惟其等並未就終止後之爭議，例如：被告迪光公司於經銷合約終止後是否得繼續使用系爭英文名稱、系爭網域名稱，及銷售庫存時是否得使用系爭商標，暨有無銷售庫存之期限等等，均未為相關之約定，是本件就相關之爭議即無法從契約著手，僅能依相關之法律規定予以判斷，先予敘明。

（三）被告並未侵害原告之商標權：

１、被告迪光公司並未違反商標法第70條第1 項第2 款之規定：

(1)按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第1 項第2 款定有明文。是以，商標法第70條第1 項第2 款之規定係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，倘該註冊之商標並非著名商標，即不得以該條規範相繩。查如前所述，系爭商標並非著名商標，則被告迪光公司以系爭商標中之文字作為其公司之英文名稱及網域名稱，即不符商標法第70條第1項第2款之要件。　

(2)原告雖稱：揆諸商標法第70條第1 項第2 款之修法意旨，實應細究「未得商標權人同意」使用商標之行為態樣。本件被告迪光公司自始明知系爭商標為原告之註冊商標，卻以之作為公司之英文名稱、網域名稱，且在商標權人主張排除侵害後，依然故我繼續使用，卻因100年修法為杜絕因「公告」視為「明知」導致濫發警告信之情形，而將之排除適用，甚為不妥，解釋上應將惡意的情況另行處理，或放寬著名商標之認定，否則，豈不是任一已註冊之非著名商標，第三人均得惡意將之作為色情網站網址或是博弈網站網址等等明顯有違公序良俗或減損商譽之使用，原告卻無法依商標法主張排除侵害，甚至面臨被要求買回遭第三人惡意註冊之網域，此應非修法之意旨等語。惟按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2款定有明文。又現行商標法已將上開條款刪除，刪除之理由為：「現行條文第二款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除」。準此，對於他人之「註冊商標」而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權之情形，現行法已修正為以「著名商標」為必要，避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題。又依現行商標法第70條第1項第2款之規定既係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，其修法之結果縱會造成第三人惡意以系爭商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱，惟此究屬應保護商標權人或第三人之立法政策之問題，尚難遽將商標法第70條第1項第2款規定，解釋在惡意註冊之情形下，即無須以「著名」為其要件。何況，原告就被告迪光公司抗辯系爭英文名稱及系爭網站係在經銷合約有效期間經原告同意之情形下為登記、註冊等語，並不爭執，則被告迪光公司於經銷合約終止後未移除系爭網站，並仍繼續使用系爭英文名稱，此情究與原告所謂之惡意註冊有別。職是，原告前開主張，要無足取。　

２、被告並未違反商標法第68條第1 項第3 款之規定：　　

(1)按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有　致相關消費者混淆誤認之虞者，商標法第68條定有明文。又上開條文係明定商標權人可以排除他人使用之範圍，即所謂排他範圍。商標排他範圍主要在於確保商標指示商品或服務來源的功能不受到破壞，並保護相關消費者不致發生混淆誤認之虞。　

(2)次按商標法第36條第2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」此規定又稱商標權之「耗盡原則」（the principleof exhaustion ）或「第一次銷售理論」（First SalesDoctrine），意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。而所謂權利耗盡原則，又分為國內耗盡及國際耗盡不同理論，我國商標法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利，因此不能禁止真品平行輸入，明文承認「真品平行輸入之正當性」。相較於國內耗盡，商標權人其製造、或經其同意製造之商品，在「本國」或「外國」第一次進入市場後，僅在該本國或外國市場之物品使用、銷售等權利耗盡。是以，附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，則不在此限，亦即商品遭變動後，客觀上足以影響消費者作出購買該商品之意願，或購買該商品之價格，該變動復有造成消費者混淆、誤認之虞，則該項遭變動後之商品與原商品間，即應認有實質上差異，而構成商標權耗盡原則之例外情形。　

(3)經查，系爭網站上所銷售之系爭商品，為原告前曾售予被告迪光公司經銷之系爭商品，且被告迪光公司前因經銷合約所買受之系爭商品確實尚有庫存一節，為原告所不爭執，則系爭商品上所標示之系爭商標，顯然係由原告合法附貼之商標，揆諸前揭說明，原告自不得就標有系爭商標之系爭商品主張商標權。至系爭網站上於系爭商品旁雖另有標示系爭商標，惟揆諸原告所提出之系爭網頁，被告是在系爭商品旁再次標示系爭商標，且將該商標之字樣放大，然此僅是行銷系爭商品之手法，雖仍屬系爭商標之使用範圍，但被告既係販售原告製造之系爭商品，故其使用系爭商標之行為，自不會破壞商標指示商品或服務來源之功能，亦不會造成消費者混淆誤認，是本件被告所為自非商標法第68條規範之範圍。依上揭說明，被告於系爭商品旁適度標示系爭商標，以行銷系爭商品，自不構成商標權之侵害。　

3、綜上，原告就系爭商品既已不能主張商標權，且被告於系爭網站上使用系爭商標之行為，亦不足以使消費者發生混淆、誤認被告為原告或為原告之經銷商之情形。從而，被告所為並未違反商標法第68條第3款之規定。

五、綜上所述，被告並未侵害原告之商標權。從而，原告依商標法第69條第1項、第3項之規定請求如訴之聲明所示，均無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據暨其他未論述之爭點，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　103　 年　　10　　月　　8　　 日

智慧財產法院第三庭法　官　林秀圓

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　103　 年　　10　　月　　8　　 日

書記官張君豪