103年度民商訴字第24號  智慧財產法院民事判決

原　　　告　王俊傑　　　

被　　　告　蕭名強　　　

            郭素霞　　　

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，經臺灣彰化地方法院103 年度智字第2 號裁定移送本院，本院於103 年10月7 日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

被告蕭名強應給付原告新臺幣叁拾萬元，及自民國一百零三年三月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告蕭名強負擔百分之三十六，餘由原告負擔。

本判決第一項得假執行。但被告蕭名強如以新臺幣壹拾萬元為原告供擔保後，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

    事實及理由

實體方面

壹、原告主張：

一、被告等原以加盟連鎖燒烤餐廳為業，惟欲自行開業脫離連鎖燒烤餐廳，因此被告蕭名強於100年7月底委請原告設計「十將燒肉町JUSOSU燒 鳥．鍋物」商標等一系列形象識別標誌和其延伸設計圖形，包含中、外文之商號命名（十將）、輔助圖、企業商標系統指導手冊、大小包廂及前廳的圖、廣告帆布大圖〈戶外〉、徵人啟事、DM、VIP卡、名片、制服、店卡、紙巾、集點卡、快套、餐券、餐券信封及卡片、餐桌紙、點菜單、正門招牌、招牌施工模擬圖、文案等，原告以口頭報價約20至30萬元之價格，由被告蕭名強買斷系爭美術著作之權利，但被告蕭名強認為價格過高，希望原告能降價，因此原告與被告蕭名強達成協議，被告蕭名強僅取得系爭美術著作之使用權，及日後可買斷系爭美術著作，被告蕭名強欲享有全部權利，需另外支付買斷金予原告，原告與被告蕭名強分別於100年9月2日、100年12月23日及101年6月18日簽訂三份報價單，惟被告蕭名強於101年6月28日竟未經原告同意，將系爭美術著作交由被告郭素霞至智慧財產局申請商標登記，原告於101年8月下旬發現此事，除於101年8月27日當面告知被告蕭名強，被告所為已侵害原告權益，並於同日下午發送電子郵件予被告蕭名強，請求被告蕭名強依契約條文買斷設計品，並於101年9月3日前回覆，然被告蕭名強置之不理，原告又於102年3月17日寄發存證信函，請被告蕭名強賠償違約損失，被告蕭名強於102年4月上旬回覆拒絕賠償，被告所為，業已違反兩造間之契約。

二、原告為被告蕭名強設計之「十將燒肉町JUSOSU燒 鳥．鍋物」商標、形象識別標誌和其延伸設計圖形，為著作權法所保護之美術著作，而系爭美術著作為原告、洪ＯＯ與黃ＯＯ三人共同設計，洪ＯＯ、黃ＯＯ已與原告約定，系爭美術著作設計完成後，著作權及其所有權利歸原告所有，故系爭美術著作權為原告王俊傑所有。

三、被告蕭名強在尚未給付原告買斷金取得系爭美術著作之著作財產權情形下，在店內之大小包廂及前廳牆面、招牌、制服、名片、VIP卡、店卡、紙巾、集點卡、筷套、餐券、信封、餐巾紙、點菜單上，公開展示、散布系爭美術著作，已侵害原告之公開展示權及散布權。

五、被告蕭名強所為違反兩造間之契約，爰依民法第226條第1項、民法第227條第1項、及兩造間契約（報價單），依報價單上金額兩倍即195,000元計算賠償金。又被告蕭名強另侵害原告所有系爭美術著作之著作人格權及著作財產權，被告郭素霞雖無與被告蕭名強犯意聯絡之故意，惟其未向被告蕭名強確認是否有買斷系爭美術著作，亦顯有疏失，應與被告蕭名強負共同侵權行為責任，原告另依著作權法第85條、第88條第1項、第3項、民法第184條第1項前段、民法第185條規定，請求被告蕭名強、被告郭素霞連帶損害640,575元。

六、並聲明：

  (1)被告蕭名強應給付原告195,000元及自103年3月6日起至清償    日止，按年息百分之五計算之利息。

  (2)被告蕭名強及被告郭素霞應連帶給付原告640,575元及自103   年3月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

  (3)第一、第二項聲明如受勝訴判決，原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告答辯：

一、被告並無違約或侵害原告系爭美術著作權之行為：

被告等二人欲自行創設新燒烤餐廳，遂於100年7月間出資聘請原告設計一系列形象識別標誌及圖形（即系爭美術著作）。兩造間設計契約內載有「買方（即被告）尾款付清前產權仍屬賣方所有」，依其反面解釋，被告如已付清前揭款項後，系爭美術物著作之文字或圖樣即應歸被告所有。被告蕭名強已於101年8月27日已付清全數設計款項130,095元，被告當已取得系爭美術著作之全數權利。且就原告所提原證九之發票，上載品名「商標使用權利金」項目金額亦僅30,000元，與被告所給付之價金相去甚遠，可認被告確已取得系爭美術著作權。又依系爭契約第8條更明示買方（即被告）繳付報價單費用後，賣方（即原告）於設計品完成應提供「JPG或PDF檔」予買方（即被告）。衡酌一般人於取得上揭檔案後即可自行利用，是原告早有預見於交付「JPG或PDF檔」後，被告可自行為任何廣告、銷售或經營所必須之各項註冊或公告行為，自無違反契約及負債務不履行責任可言。

二、原告請求被告等損害賠償部分，於法無據：

（一）原告請求被告蕭名強給付原告195,000元部分：

系爭契約約定被告得享有系爭著作「使用權」，被告所為商標註冊行為，係符合使用之規範且基於合理目的所為，無須負損害賠償責任。另就損害賠償價額之計算，原告係以買斷金即契約原始報價之2倍價額為據，惟本件原證一、二、三均同為系爭設計品文字、圖樣之美術著作，並無分列損失之必要；且原告既主張該數額為買斷金之損害，是倘被告已賠償原證一之買斷金，而具買斷資格，又何來原證二、三買斷金之損害？據上所述，原告主張依民法第227條及第226條規定請求被告蕭名強給付195,000元，於法無據。

（二）原告請求被告二人連帶給付640,575 元部分：

      被告蕭名強取得系爭美術著作之使用權後，將系爭美術著作申請註冊商標係符合營業、行銷目的之行為，為正常營業用途而非不法舉動，被告二人並無侵害或妨害原告著作財產權或其他權利之行為，原告依著作權法及侵權行為等規定，訴請被告二人連帶給付640,575元部份，並無足採。

三、並聲明：(1)原告之訴駁回。(2)如受不利判決，願供擔保請免為假執行。

法院之判斷：

一、被告蕭名強、郭素霞將系爭美術著作持向智慧財產局申請註冊商標，有無違反兩造間之契約？有無侵害原告所有系爭美術著作之重製權？

（一）經查，原告主張被告蕭名強於100年7月間，委請原告設計燒烤餐廳之商標圖樣及形象識別標誌，被告已給付原告設計費用97,500元，兩造間的約定如原告提出100年8月31日、同年12月2日，101年5月18日報價單所載（被告蕭名強簽署日期分別為100年9月2日、同年12月2日、101年6月18日）；及被告郭素霞於101年6月28日將系爭美術著作向智慧財產局申請註冊商標，商標權人為蕭名強（註冊號：00000000）；及系爭美術著作為原告與訴外人洪ＯＯ與黃ＯＯ共同設計，訴外人洪ＯＯ與黃ＯＯ於設計完成後，約定著作權及所有權利歸原告所有之事實，為被告所不爭執，並有上開報價單3張、原告為被告所設計之中、外文之商號命名（十將）、輔助圖、企業商標系統指導手冊、大小包廂及前廳的圖、廣告帆布大圖（戶外）、徵人啟事、DM、VIP卡、名片、制服、店卡、紙巾、集點卡、筷套、餐券、餐券信封及卡片、餐桌紙、點菜單、正門招牌、招牌施工模擬圖（招牌施工方法）、文案等資料、被告蕭名強之簽收單、支付設計費之統一發票、商標檢索資料、權利讓渡合約在卷可稽，堪信為真實。

（二）本件原告所設計「十將燒肉町JUSOSU燒.鳥．鍋物」商標、形象識別標誌和其延伸設計圖形，應屬著作權法所保護之美術著作。系爭美術著作雖為原告、洪ＯＯ與黃ＯＯ三人共同設計，然洪ＯＯ與黃ＯＯ已與原告約定，系爭美術著作設計完成後，著作權及其所有權利歸原告所有，故原告為系爭美術著作之著作權人，堪予認定。

（三）被告蕭名強委請原告設計燒烤餐廳之商標圖樣及形象識別標誌，原告先後以三張報價單向被告蕭名強報價，並將相關契約條件載明於報價單，經被告蕭名強同意後簽署，兩造間之意思表示已合致，相關權利義務自應依報價單之約定。依第一份報價單第10條規定：「本次報價為優惠買方僅購買標的物使用權，設計品完成後將提供JPG或PDF檔....」。第11條規定：「買方付清總貨款後得享有標的物之單店使用權，如需延伸至其他店使用，則需付使用權利金，此權利金為原始報價的1.5倍」。第12條規定：「買方仍可於本次定金交付後一年內以原始報價的兩倍價格買斷原檔，但需一次購買此商標下所有委託設計品項，超過一年後另行報價」。第20條規定：「買方尾款付清前產權

仍屬賣方所有」。相同約定亦可見於第二份報價單之第8至10條及第19條，及第三份報價單之第8至10條及第17條。依上開約定，原告為被告蕭名強設計之商標圖樣，僅限於單店使用，若須延伸至其他店使用，須另付該報價單所載價格之1.5倍權利金，被告如欲買斷系爭美術著作之所有權利，亦須另行支付買斷價金（一年內以原始報價的兩倍價格買斷原檔，超過一年後另行報價），始得取得完整之權利。

按，著作權法第12條第3項所指出資聘請他人完成之著作，出資人得利用該著作之範圍，應依出資人出資或契約之目的定之，最高法院100年度台上字第1895號民事裁判意旨可資參見。依兩造間契約之約定，被告並未支付買斷價金，原告亦無移轉系爭美術著作所有權利之意思，僅授權被告蕭名強於單店面使用，如逾此範圍須另外取得授權，惟被告蕭名強竟未得原告同意，將系爭美術著作圖樣交予被告郭素霞，持向智慧財產局申請商標註冊，由被告蕭名強取得商標權，得在中華民國領域內，排除他人且包含原告本人之使用，顯已逾越契約之目的及原告授權之範圍，而違反兩造間之契約甚明。

（四）被告雖辯稱：被告蕭名強於101年8月27日已將全數尾款付清，故已取得系爭美術著作之全數權利。且原告對被告二人提出違反著作權法刑事告訴，業經檢察官認定被告取得商標使用權後申請註冊之行為，係符合營業、行銷目的，並無侵害原告之重製權之故意，而為不起訴處分，益徵被告基於契約授權範圍申請商標註冊，亦無不當云云。惟查，被告蕭名強支付設計費用130,095元之統一發票，其上所載第一項商標使用權利金30,000元為第一份報價單之商標設計之費用，第二項設計品使用權利金67,500元為第一、二、三份報價單之延伸設計費用（29,000元＋32,000元＋6,500元＝67,500）。其餘部分為施工費用，與商標權利無關，業據原告陳明在卷，並為被告所不爭執，僅辯稱報價單內沒有註明商標是歸屬原告所有云云。查第一、二、三份報價單僅授予被告蕭名強單店使用之權利，並未買斷系爭美術著作之所有權，已如前述，被告蕭名強並未舉證證明其除了支付3張報價單所載金額以外，另有支付買斷價金予原告，所辯顯不足採。被告又辯稱，原告於被告蕭名強付清尾款後，已交付JPG或PDF檔，已可預見被告可自行為任何廣告、銷售或經營所必須之各項註冊或公告行為，自無違反契約及負債務不履行責任云云。惟按，著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權，著作權法第37條第1項定有明文。本件第一、二、三份報價單僅載明授予被告蕭名強單店使用權，未載明同意被告將系爭美術著作申請商標註冊，自不得單憑原告交付系爭美術著作之JPG或PDF檔之事實，推定原告同意被告蕭名強將系爭美術著作申請註冊商標。另依原告陳稱：「原證12是我交給被告的設計圖JPG電子檔，但因為被告沒有買斷，所以我們沒有給被告原檔。原檔內有前述設計範圍的原始檔案，我的軟體是用ADOBEILLUSTRATOR才能打開檔案，這是專業人員使用的軟體，如果要就圖案修改，就必須要有原檔，且原檔內就圖樣的顏色有詳細的數字標註，原檔的修改是利用向量的方式去修改，並非使用一般軟體複製或刪除的方式修改。沒有原檔後續要製作招牌或印刷，會非常麻煩，被告委託他人製作招牌之廠商，也曾向我要原檔，但是依照契約，被告沒有付清買斷金，所以我不能交付原檔」等語，益徵原告未交付系爭美術著作原始設計圖檔，僅交付JPG或PDF檔予被告蕭名強，乃無移轉系爭美術著作所有權利予被告蕭名強之意思，被告所辯，不足採信。

（五）按著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利，著作權法第22條第1項定有明文，被告蕭名強未得原告同意，將系爭美術著作交予被告郭素霞，於101年6月28日向經濟部智慧財產局申請註冊商標，並將系爭美術著作重製於申請文件，自屬侵害原告之重製權。

一、被告蕭名強在店內之大小包廂及前廳牆面、招牌、制服、名片、VIP卡、店卡、紙巾、集點卡、筷套、餐券、信封、餐巾紙、點菜單上使用系爭美術著作，有無侵害原告之公開展示權、散布權？按著作人專有公開展示其未發行之美術著作或攝影著作之權利；並專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。美術著作或攝影著作原件或合法重製物之所有人或經其同意之人，得公開展示該著作原件或合法重製物，著作權法第27條、第28條之1、第57條第1項定有明文。原告主張被告蕭名強在其經營之燒烤餐廳之大小包廂及前廳牆面、招牌、制服、名片、VIP卡、店卡、紙巾、集點卡、筷套、餐券、信封、餐巾紙、點菜單上，將系爭美術著作作為商標使用，侵害原告之公開展示權、散布權，被告則自認除制服、紙巾、筷套、信封沒有使用外，其餘物品有使用。經查，原告依第一、二、三份報價單之約定，授權被告蕭名強單店使用權，且無期限之限制，為原告所自承，則被告蕭名強自得將系爭美術著作使用於與提供餐飲服務有關之物品、商業文書或廣告上，加以公開展示或發送予第三人，原告主張被告蕭名強在其經營之燒烤餐廳之上開物品上使用系爭美術著作之行為，侵害其所有之公開展示權及散布權，自不足採。至於被告郭素霞並非燒烤餐廳之經營者，並無使用系爭美術著作之行為，原告主張被告郭素霞亦共同侵害其公開展示權、散布權，自屬無據。

二、原告得請求之損害賠償金額為何？

（一）被告蕭名強將系爭美術著作交予被告郭素霞向經濟部智慧財產局申請商標註冊，登記為被告蕭名強所有，違反兩造間之契約，並侵害原告之著作財產權，原告自得請求被告蕭名強負損害賠償責任，又被告蕭名強就系爭美術著作本有無限期之單店使用權，惟因逾越授權範圍申請註冊，而取得商標專用權，原告不易證明其實際損害額，本院認為原告請求法院依著作權法第88條第3項酌定賠償額，應屬正當。

（二）本院爰審酌原告與被告蕭名強約定，被告蕭名強得於報價單簽訂之日起一年內，以原始報價之2倍買斷原檔，超過一年後另行報價（見第一份報價單第12條、第二、三份報價單第10條約定），足見原告與被告蕭名強間，就系爭美術著作一年內之買斷價格係報價單金額之2倍，已達成合意（三份報價單金額合計為97,500元），且本件言詞辯論終結時，距離第三份報價單簽訂日期已逾二年以上，被告蕭名強迄未給付任何買斷權利金，卻已註冊取得商標專用權並持續使用中，原告已無法再作其他利用，形同完全喪失系爭美術著作之權利，及被告蕭名強係明知並故意為本件違約及侵害著作財產權之行為等一切情狀，認為原告得請求被告損害賠償金額，以30萬元為適當，逾此範圍則屬過高。原告雖就違反契約及侵害著作財產權，分別請求賠償195,000元及640,575元，然被告蕭名強將系爭美術著作申請註冊商標之行為，固然同時違反契約及侵害著作權，惟造成原告喪失系爭美術著作所有權利之損害，則為同一，原告不得重複請求。又被告雖抗辯，本件第一、二、三份報價單均同為系爭設計品文字、圖樣之美術著作，被告如已就第一份報價單支付買斷金，而具買斷資格，原告即不得再就第二、三份報價單主張買斷金之損害云云。惟查，被告蕭名強委請原告設計之一系列之商標圖樣、形象識別標誌及延伸設計，雖係以附圖一所示之「十將燒肉町JUSOSU燒 鳥．鍋物」圖樣為主，惟表現於不同之營業物品時，仍有不同變化及創意，為各別不同之設計作品，原告依第一、二、三份報價單分別為不同之報價及買斷價格，被告辯稱原告不得就三份報價單各別請求損害賠償，不足採信。

五、綜上所述，原告依民法第226條第1項、民法第227條第1項、著作權法第88條第1項、第3項規定，請求被告蕭名強賠償300,000元，核屬正當。又按給付無確定期限，自債權人得請求並經催告，債務人未為給付者，債務人自催告時起負遲延責任，應付利息之債務，未約定利率亦無法律可據者，週年利率為百分之五（民法第229條第2項、第203條），原告已於102年3月17日以存證信函向被告蕭名強請求損害賠償，被告蕭名強迄未給付，則原告請求自起訴日（103年3月6日）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。原告逾上開範圍之請求，為無理由，應予駁回。

六、假執行之宣告：

    原告陳明願供擔保請准宣告假執行，就原告勝訴部分，本院所命給付金額未逾500,000元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行，被告陳明願供擔保，聲請免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額宣告之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失其依據，應予駁回。

七、兩造其餘之攻擊防禦方法，及提出之證據，經本院審酌後，認為均與判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。

中　　華　　民　　國　　103　 年　　10　　月　　30　　日

                    智慧財產法院第三庭

                                法　官　彭洪英